Рекомендации по франчайзингу. Купить или продать франшизу. Каталог и карта франшиз.
Франчайзинг - это продажа права использовать бренд, бизнес-идею и технологии.
По вопросам размещения, обращайтесь:
info@sellbrand.ru

Товарный знак и договор франчайзинга (Казахстан)

Раздел статей: 
Основы франчайзинга

Согласно Гражданскому кодексу РК по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение право на использование комплекса исключительных прав (лицензионный комплекс).

По нашему мнению исходя из самого понятия "лицензия" (разрешение на осуществление определенной деятельности, разрешение на использование чего-либо) под комплексной предпринимательской лицензией (франчайзингом) понимается, прежде всего, предоставление права на использование комплекса исключительных прав (права на использование фирменного наименования, товарного знака, коммерческой тайны и т.п.), а не предпринимательская деятельность, как это определено в Законе РК от 24 июня 2002 года "О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)".

Комплекс исключительных прав может включать права на:
- фирменное наименование;
- товарный знак;
- изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- коммерческую тайну;
- авторское право и т.п.

Считаем, что наиболее существенную часть среди объектов интеллектуальной собственности в договоре франчайзинга занимает товарный знак, так как вся идея договора франчайзинга заключается в производстве и распространении товаров и услуг под определенным товарным знаком, успешно действующим на рынке товаров и услуг.

Стоит заметить, что не всякое обозначение, используемое предпринимателем для маркировки своих товаров и услуг, является товарным знаком и не всякий товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан.

Согласно ст.1024 Гражданского кодекса РК товарным знаком признается "зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц".

В Казахстане согласно статье 4 Закона РК "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) правовая охрана товарных знаков предоставляется "на основании их регистрации в порядке предусмотренном настоящим Законом, а также без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан".

Таким образом, в соответствии с Законом о товарных знаках:
1. товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан в случае наличия его регистрации.
В соответствии со ст. 5 Закона "О комплексной предпринимательской лицензии" среди основных мер государственной поддержки франчайзинговых отношений отмечены "регистрация и защита комплекса исключительных прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

Регистрация товарного знака производится непосредственно в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. Для осуществления регистрации товарного знака подается заявка на регистрацию в РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности" при Комитете по правам интеллектуальной собственности. Экспертиза заявки согласно Закону о товарных знаках проводиться в течение 12 месяцев по окончании которой, выдается решение о регистрации либо об отказе в регистрации товарного знака. В случае положительного решения и при осуществлении соответствующей оплаты Комитет по правам интеллектуальной собственности выдает Свидетельство о регистрации товарного знака РК, которое является документом, подтверждающим регистрацию и право на товарный знак.

2. товарный знак имеет правовую охрану на территории Республики Казахстан в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан.
Казахстан является участником 2-х основных международных договоров в области охраны товарных знаков, а именно:
- Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, предусматривающей общие положения охраны объектов промышленной собственности, в том числе товарных знаков, и
- Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года в соответствии с которым страна-участник Соглашения может подать одну заявку на международную регистрацию товарного знака в Международное бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) с указанием стран-участников, в которых испрашивается охрана данного знака и при этом в каждой такой стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Таким образом, товарный знак имеет правовую охрану в Казахстане в случае наличия его регистрации в Международном бюро ВОИС (штаб-квартира которой находиться в Женеве, Швейцария) в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков. При этом владельцем должно быть указано, что регистрация распространяется на территорию Республики Казахстан. В данном случае непосредственной регистрации такого знака в Комитете по правам интеллектуальной собственности не происходит, но этот орган проводит экспертизу такого знака, и в течение 12 месяцев с даты международной регистрации знака или заявления о расширении охраны на территории Республики Казахстан вправе вынести отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака на территории Казахстана.
Кроме того, правовая охрана на территории Республики Казахстан, предоставляется общеизвестному товарному знаку, если он признан и зарегистрирован в качестве такового в Комитете по правам интеллектуальной собственности, который уполномочен определять наличие его общеизвестности на территории Казахстана. Согласно Инструкции по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан от 23 августа 2002 года, общеизвестным товарным знаком может быть признан как (1) зарегистрированный на территории Казахстана товарный знак или (2) охраняемый в силу Мадридского соглашения, так и (3) обозначение, используемое как товарный знак без его регистрации, но приобретшее в результате активного использования широкую известность в РК.

Суммируя вышеизложенное, следует, что при заключении договора франчайзинга комплексный лицензиат (франчайзи) должен удостовериться, имеет ли определенный товарный знак, на который передается право использования по договору франчайзинга, правовую охрану на территории Республики Казахстан. Более того, он должен быть гарантирован, что комплексный лицензиар (франчайзер) является владельцем данного товарного знака и имеет право предоставлять лицензию на него.
Кроме того, при заключении договора франчайзинга необходимо удостовериться в том, что срок действия регистрации на данный товарный знак в Казахстане не истек, что регистрация товарного знака является действующей, и не была оспорена по возражению третьих лиц.
Согласно Гражданскому кодексу РК и Закону РК "О комплексной предпринимательской лицензии" договор комплексной предпринимательской лицензии должен заключаться в письменной форме, регистрация самого договора не предусмотрена.

Однако законодательство в области охраны промышленной собственности, а именно в области охраны товарных знаков, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов требует обязательной государственной регистрации лицензионных договоров на их использование.
В соответствии с Законом о товарных знаках право на использование товарного знака предоставляется по лицензионному договору, регистрация которого в Комитете по правам интеллектуальной собственности обязательна. Несоблюдение требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.
Следовательно, при заключении договора франчайзинга необходимо осуществить регистрацию лицензионного договора на использование товарного знака. Обычно регистрация такого лицензионного договора в Комитете по правам интеллектуальной собственности занимает около 2-х месяцев. Основными требованиями, установленными Законом о товарных знаках к лицензионному договору на использование товарного знака являются:
- обязательное наличие условия о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара, и
- наличие условия о том, что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением условия, изложенного выше.
Хотелось бы остановиться на некоторых положениях Закона РК "О комплексной предпринимательской лицензии", которые могут вызвать проблемы при заключении договора франчайзинга.
Согласно п.2 ст.9 Закона РК "О комплексной предпринимательской лицензии" "в случае, если объект интеллектуальной собственности не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, регистрация права интеллектуальной собственности и его передача по договору комплексной предпринимательской лицензии осуществляются по усмотрению сторон". Таким образом, этим положением устанавливается, что если товарный знак не зарегистрирован в Казахстане, то его регистрация осуществляется по усмотрению сторон договора франчайзинга.

Однако это положение в некотором роде противоречит положениям Гражданского кодекса РК и Закону о товарных знаках, так как право на товарный знак в Казахстане возникает только в силу его регистрации либо в силу международного договора (как было отмечено ранее), и более того, передача права на использование товарного знака также подлежит обязательной регистрации. При неисполнении вышеуказанных условий право на товарный знак не возникает и договор франчайзинга в части передачи права на использование товарного знака будет недействительным. Следовательно, регистрация такого права должна быть осуществлена в соответствии с законодательством РК, а не по усмотрению сторон: без регистрации - нет права и, следовательно, оно не может быть передано.

В статье 3 Закона РК "О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)" отмечено, что субъектами франчайзинговых отношений являются физические и юридические лица. В данном случае хочется отметить, что, так как договор франчайзинга касается предпринимательской деятельности, а также то, что в соответствии с Законом о товарных знаках владельцем или пользователем товарного знака может быть только предприниматель, то необходимо, чтобы физическое лицо было зарегистрировано в качестве частного предпринимателя.
Касательно защиты прав на товарные знаки от нарушений, стоит заметить, что бремя такой защиты ложиться в основном на владельца товарного знака. Договором франчайзинга может быть предусмотрено, что лицензиат обязан уведомить владельца товарного знака (в данном случае - комплексного лицензиара) о нарушении прав на товарный знак третьими лицами, a также может быть предусмотрено, что лицензиат вправе осуществлять действия по защите прав владельца на товарный знак с разрешения комплексного лицензиара.

Нарушением товарного знака признается несанкционированное использование товарного знака либо обозначения сходного с ним до степени смешения в отношении однородных товаров.

За нарушение прав на товарный знак законодательством РК предусматривается административная, гражданская и уголовная ответственность.

Гражданская ответственность влечет санкции в виде:
- прекращения нарушения и возмещения владельцу товарного знака понесенных убытков;
- уничтожения изготовленных изображений товарных знаков, удаления с товара, его упаковки, бланков или другой документации незаконно используемого товарного знака.
Административная ответственность влечет санкции в виде штрафа:
- на граждан - до 5,
- на должностных лиц- до 15,
- на юридических лиц - до 100 месячных расчетных показателей.

В настоящее время дела об административных правонарушениях вправе рассматривать органы финансовой полиции, органы управления юстиции, Комитет по правам интеллектуальной собственности.
Уголовная ответственность может повлечь санкции в виде штрафа до 500 месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до 2 лет.
Подводя итоги по данной теме хочется еще раз напомнить, что при заключении договора франчайзинга основными и необходимыми условиями в части предоставления права на использование товарного знака являются:
- наличие правовой охраны товарного знака на территории Республики Казахстан; и
- регистрация лицензионного договора на использование товарного знака в Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.

Кульжамбекова Сауле Даниаровна
юрист компании "Майкл Уилсон и Партнеры"